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本文摘要：結合處理審查意見(jiàn)創(chuàng )造性答復的具體體會(huì )，以評述創(chuàng )造性的“三步法”入手，從多個(gè)角度分析論證該發(fā)明的非顯而易見(jiàn)性，為創(chuàng )造性的審查意見(jiàn)答復提供一些可行的思路。

>>> 引 言

《專(zhuān)利法》關(guān)于創(chuàng )造性的規定指出，發(fā)明的創(chuàng )造性是指與現有技術(shù)相比，發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著(zhù)的進(jìn)步。

從法條可以看出，《專(zhuān)利法》要求一件專(zhuān)利申請不僅要與現有技術(shù)不同，而且相對現有技術(shù)做出了創(chuàng )造性的貢獻。但是，創(chuàng )造性的貢獻的尺度和標準在實(shí)踐中難以把握，因此，創(chuàng )造性的判斷通常存在兩個(gè)困境：

· 創(chuàng )造性是人的主觀(guān)評價(jià)，如何統一不同人的評判標準。

· 如何避免“事后諸葛亮”，在評價(jià)創(chuàng )造性時(shí)，專(zhuān)利可能已經(jīng)發(fā)明了多年，那么如何還原發(fā)明創(chuàng )造的過(guò)程，客觀(guān)評價(jià)專(zhuān)利的創(chuàng )造性。

在判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)時(shí)，根據《專(zhuān)利審查指南》(2020 版)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《審查指南》)的規定，通常按照三個(gè)步驟(下稱(chēng)“三步法”)進(jìn)行。“三步法”的本質(zhì)是回溯了發(fā)明創(chuàng )造產(chǎn)生的過(guò)程，其三個(gè)步驟與發(fā)明人做出發(fā)明的過(guò)程是相類(lèi)似，因此，在一定程度上解決了上述兩個(gè)困境。但是“三步法”的三個(gè)步驟是環(huán)環(huán)相扣、緊密聯(lián)系的，筆者在使用“三步法”邏輯論證創(chuàng )造性答復時(shí)，往往陷入機械式的運用中，容易將“三步法”的三個(gè)步驟割裂開(kāi)來(lái)，從而無(wú)法客觀(guān)的評價(jià)創(chuàng )造性。

下面筆者將結合實(shí)際工作中的一些經(jīng)驗，提供論述創(chuàng )造性答復過(guò)程中的一些思路，供大家探討、指正。其中，在《專(zhuān)利法》法條中，發(fā)明和實(shí)用新型的創(chuàng )造性高度有所區分，但在實(shí)踐過(guò)程中，尤其在無(wú)效階段，發(fā)明與實(shí)用新型的創(chuàng )造性尺度越來(lái)越趨于一致，因此，本文主要以發(fā)明為例，闡述發(fā)明創(chuàng )造性答復過(guò)程中的思路。

>>> 從最接近的現有技術(shù)入手

最接近的現有技術(shù)作為現有技術(shù)的代表，在“三步法”中的一個(gè)作用是用于與發(fā)明進(jìn)行對比，確定發(fā)明相對現有技術(shù)做出的創(chuàng )新點(diǎn);另一個(gè)作用是作為重塑發(fā)明創(chuàng )造的起點(diǎn)存在。

換言之，最接近的現有技術(shù)是朝著(zhù)發(fā)明邁出第一步的起點(diǎn)，本領(lǐng)域技術(shù)人員自此起點(diǎn)出發(fā)才會(huì )最容易、最有希望到達我們所探討的發(fā)明創(chuàng )造① 。因此在答復過(guò)程中，如果發(fā)現審查意見(jiàn)中的最接近的現有技術(shù)不是貼近發(fā)明人發(fā)明創(chuàng )造實(shí)際過(guò)程中的現有技術(shù)，從這個(gè)角度進(jìn)行答復，無(wú)疑能夠增加答復創(chuàng )造性的說(shuō)服力。

在詳細介紹之前，借鑒EPO申訴委員會(huì )提出的一種分析方法，可以為我們的答復提供一些啟示。

EPO申訴委員會(huì )提出的分析方法：能會(huì )方法(could-would approach)，即關(guān)鍵不是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過(guò)修改或改變最接近的現有技術(shù)能(could)得到本發(fā)明，而是本領(lǐng)域技術(shù)人員在解決所存在的技術(shù)問(wèn)題的時(shí)是否期待會(huì )(would)這樣做。

進(jìn)一步而言，技術(shù)上的可行性及無(wú)障礙只是滿(mǎn)足再現性的必要條件，而不是斷定達到顯而易見(jiàn)的充分條件。因此，在判斷顯而易見(jiàn)性時(shí)，應當充分分析本領(lǐng)域技術(shù)人員對于引入區別技術(shù)特征達到解決技術(shù)問(wèn)題的目的是否存在合理的預期。

采用逆向思維解析，在某些情況下，如若最接近的現有技術(shù)和區別技術(shù)特征結合無(wú)法獲得發(fā)明的技術(shù)方案、存在技術(shù)障礙或存在相悖發(fā)明的發(fā)明構思的指引方向，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所存在的技術(shù)問(wèn)題時(shí)，應當不存在在最接近的現有技術(shù)的基礎上引入區別技術(shù)特征達到解決技術(shù)問(wèn)題的目的的合理預期。

下面將以此角度入手，基于本人實(shí)際代理工作中 遇到的幾種情況，進(jìn)行詳細闡述。

· 第(1)種情況

最接近的現有技術(shù) D1 與本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題無(wú)關(guān)或不存在某種內在聯(lián)系。具體而言，從 D1 與本發(fā)明的領(lǐng)域、用途、目的綜合考慮，若現有技術(shù)所關(guān)注的技術(shù)問(wèn)題和發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題無(wú)關(guān)或無(wú)內在聯(lián)系，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不可避免地從一開(kāi)始就陷入困境，難以根據D1獲得調整或改造的邏輯指引，因而 D1 客觀(guān)上并未提供通向本發(fā)明的有效路徑。

· 第(2)種情況

D1與現有技術(shù)結合，事實(shí)上并不能獲得本申請的技術(shù)方案。具體而言，D1與本申請可能看似技術(shù)手段相似或相同，但工作原理不同，如若以 D1 為最接近的現有技術(shù)，無(wú)法結合現有技術(shù)獲得發(fā)明的技術(shù)方案，則說(shuō)明本領(lǐng)域技術(shù)人員難以以 D1 作為基礎獲得本發(fā)明，也不是指引獲得本發(fā)明最有希望的起點(diǎn)，同樣談不上存在合理的預期，因此就沒(méi)有技術(shù)啟示。

· 第(3)種情況

如果 D1 中的多個(gè)技術(shù)特征之間緊密聯(lián)系、相互依存，通過(guò)協(xié)同作用共同解決同一個(gè)技術(shù)問(wèn)題、產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果，此時(shí)，D1也應當作為一個(gè)整體來(lái)考慮。

具體到一種情況，假設 D1 與區別技術(shù)特征結合，需要犧牲 D1 整體方案中的其他技術(shù)特征。此時(shí)，應當考慮作為本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動(dòng)機去刪除其他技術(shù)特征，而引入區別技術(shù)特征。若伴隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展，考慮到 D1 的技術(shù)領(lǐng)域、用途、發(fā)明構思等，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì )輕易刪除其他技術(shù)特征，而去結合區別技術(shù)特征。此時(shí)，D1與現有技術(shù)結合存在一定的障礙，也就沒(méi)有技術(shù)啟示。

具體到另一種情況，假設特征A是D1為解決其所提出的技術(shù)問(wèn)題的關(guān)鍵所在，屬于D1的發(fā)明構思關(guān)注的關(guān)鍵技術(shù)特征。由此，在D1的基礎上進(jìn)行改進(jìn)時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員通常不會(huì )采用區別特征替代特征A，此時(shí)，利用區別技術(shù)特征代替特征 A 達到解決技術(shù)問(wèn)題的目的不存在合理的預期，也就沒(méi)有技術(shù)啟示。

· 第(4)種情況

第(4)種情況同第(3)種情況，假設 D1 與現有技術(shù)D2結合，D2公開(kāi)的某技術(shù)手段與其整體技術(shù)方案密不可分，通常難以機械地將其從整體技術(shù)方案中孤立出來(lái)，再結合到另一種以不同的方式或結構工作、運行的現有技術(shù) D1 中，此時(shí)，也難以有技術(shù)啟示。

>>> 從發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題入手

《審查指南》指出發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題為“三步法”中第三步中的技術(shù)啟示尋找確立了方向，也是在最接近現有技術(shù)的基礎上重塑發(fā)明的推動(dòng)力。但是，在審查實(shí)踐中，審查意見(jiàn)往往弱化實(shí)際解決技術(shù)問(wèn)題的確定過(guò)程，將重點(diǎn)放在“三步法”的第三步，因此，若發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題認定錯誤或出現偏差，會(huì )影響到第三步中是否有技術(shù)啟示的判斷。

下面將以此角度入手，通過(guò)實(shí)際工作中的幾種情況進(jìn)行說(shuō)明。

· 第(1)種情況

第(1)種情況為確定發(fā)明實(shí)際確定的技術(shù)問(wèn)題，不應帶有為解決技術(shù)問(wèn)題提出的技術(shù)思路、技術(shù)手段以及引入相應技術(shù)手段的指引。

《審查指南》第二部分第四章第 3.2.1.1 節的修改中，明確了區別技術(shù)特征所達到的技術(shù)效果是要在要求保護的發(fā)明所達到的效果，才能夠根據此技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。具體而言，如果沒(méi)有分析區別技術(shù)特征在發(fā)明中所達到的技術(shù)效果，直接在確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題中帶有解決技術(shù)問(wèn)題提出的技術(shù)手段或指引，則實(shí)質(zhì)上是技術(shù)手段和技術(shù)手段的比對。假若現有技術(shù)中的技術(shù)手段和本發(fā)明中所采用的技術(shù)手段相同，那么會(huì )武斷認為現有技術(shù)給出了技術(shù)啟示，而不會(huì )考慮區別技術(shù)特征在本發(fā)明和現有技術(shù)中所起的作用是否相同，容易陷入“事后諸葛亮”的誤區。

· 第(2)種情況

在第(2)種情況的審查意見(jiàn)中經(jīng)常出現所確定的技術(shù)問(wèn)題為上位化概念的問(wèn)題，具體而言，技術(shù)問(wèn)題是基于技術(shù)效果確定，而發(fā)明實(shí)際在某個(gè)較小范圍(下位概念)產(chǎn)生優(yōu)于現有技術(shù)的技術(shù)效果。審查員將技術(shù)問(wèn)題上位化，從而導致體現不出發(fā)明相較于現有技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)。因此，答復過(guò)程中，可以基于區別技術(shù)特征給發(fā)明帶來(lái)的相較于現有技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)，確定合理的發(fā)明解決的技術(shù)問(wèn)題，從而抓住問(wèn)題的本質(zhì)。

· 第(3)種情況

第(3)種情況為對發(fā)現技術(shù)問(wèn)題的難易程度的考量。如果現有技術(shù)中長(cháng)時(shí)間存在某種缺陷，但直至申請日仍沒(méi)有認識到導致該技術(shù)缺陷的技術(shù)問(wèn)題所在，使所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不能以解決該技術(shù)問(wèn)題為目的針對性改進(jìn)，則意味著(zhù)所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不具備改進(jìn)現有技術(shù)的動(dòng)機，也就沒(méi)有技術(shù)啟示。

>>> 從現有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示的角度出發(fā)

“三步法”的第三步，包括了對現有技術(shù)公開(kāi)的事實(shí)的認定過(guò)程，也包括基于事實(shí)進(jìn)行的法律適用以判斷是否有技術(shù)啟示的過(guò)程。因此，相比于第一步和第二步更容易具有主觀(guān)性。

具體而言，技術(shù)啟示實(shí)質(zhì)就是本領(lǐng)域技術(shù)人員對現有技術(shù)做出改進(jìn)的動(dòng)機，而何為改進(jìn)的動(dòng)機，即是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠獲得利好，進(jìn)一步而言是能夠獲得改進(jìn)的技術(shù)效果。所以，如果現有技術(shù)給出能夠獲得改進(jìn)的技術(shù)效果，則現有技術(shù)存在前述的技術(shù)啟示。

(1)本發(fā)明相對最接近的現有技術(shù)D1，具有區別技術(shù)特征，其余對比文件沒(méi)有公開(kāi)區別技術(shù)特征，且區別技術(shù)特征也不是公知常識，則現有技術(shù)并未給出相關(guān)技術(shù)啟示。進(jìn)一步而言，現有技術(shù)沒(méi)有揭示區別技術(shù)特征，也就沒(méi)有揭示通過(guò)對現有技術(shù)改進(jìn)能夠獲得的技術(shù)效果，因此，不存在技術(shù)啟示。

(2)本發(fā)明相對最接近的現有技術(shù)D1，具有區別技術(shù)特征，其余對比文件公開(kāi)了區別技術(shù)特征，但其余對比文件中相關(guān)技術(shù)特征在其技術(shù)方案中的作用與區別技術(shù)特征在本申請中的作用不同。由于區別技術(shù)特征在現有技術(shù)中所起的作用不同，意味著(zhù)對現有技術(shù)的改進(jìn)獲得技術(shù)效果沒(méi)有合理的預期，則現有技術(shù)并未給出相關(guān)技術(shù)啟示，使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒(méi)有動(dòng)機將區別技術(shù)特征應用于現有技術(shù) D1 中，以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題。

(3)基于該角度，應關(guān)注以下情況，即當區別技術(shù)特征被分別公開(kāi)于不同(多個(gè))的現有技術(shù)(對比文件)中，但現有技術(shù)中沒(méi)有給出將上述區別技術(shù)特征相互結合解決發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示，因此對比文件的結合不足以否定創(chuàng )造性。原因是審查意見(jiàn)忽視了技術(shù)特征之間的關(guān)系，將完整的技術(shù)手段割裂，出現技術(shù)特征碎片化的現象，將散落于不同現有技術(shù)中的零散技術(shù)特征或僅僅是技術(shù)特征簡(jiǎn)單拼湊在一起，而不考慮碎片化的區別技術(shù)特征之間相互關(guān)聯(lián)在發(fā)明中所達到的技術(shù)效果，從而認為存在技術(shù)啟示。

(4)對于《專(zhuān)利法》第 26 條第 3 款和第 22 條第3款混淆的情況，即本領(lǐng)域技術(shù)人員根據說(shuō)明書(shū)記載的內容能夠實(shí)現發(fā)明的技術(shù)方案，并不必然在現有技術(shù)的情況下能夠得到發(fā)明的技術(shù)方案。換言之，是否有能力這么做和是否有充分把握確實(shí)這樣做是不同邏輯，存在事后諸葛亮的嫌疑。②

具體到一種情況中：如果一項發(fā)明創(chuàng )造與現有技術(shù)存在區別技術(shù)特征，且區別技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員在眾多技術(shù)手段中可能采取的一種手段。本領(lǐng)域技術(shù)人員在最接近的現有技術(shù)的基礎上為解決某一技術(shù)問(wèn)題可能采取多種技術(shù)手段，而本發(fā)明的技術(shù)手段并非是多種技術(shù)特征中必然選擇的一種，那么在判斷是否有技術(shù)啟示時(shí)，不能簡(jiǎn)單地得出本發(fā)明不具有創(chuàng )造性的結論。

具體到另一種情況中：如果所屬領(lǐng)域技術(shù)人員因導致缺陷存在的原因眾多而難以找到，致使不清楚區別技術(shù)特征與克服缺陷之間是否必然存在關(guān)系，則所屬領(lǐng)域技術(shù)人員不會(huì )有動(dòng)機這么去做，也就沒(méi)有技術(shù)啟示。換言之，在技術(shù)角度上，解決技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)手段是簡(jiǎn)單的，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚該技術(shù)手段與克服缺陷之間是否必然存在關(guān)系，從而無(wú)法對將區別技術(shù)特征引入現有技術(shù)后能夠克服缺陷產(chǎn)生合理預期。

(5)發(fā)明構思一旦提出，會(huì )指引發(fā)明人選取具體的技術(shù)手段對現有技術(shù)進(jìn)行改造以解決其存在的技術(shù)問(wèn)題，從而完成發(fā)明創(chuàng )造。具體到專(zhuān)利文件，發(fā)明構思是指發(fā)明人對自身所認識到的現有技術(shù)(往往是背景技術(shù)中記載)中存在的缺陷提出的解決思路。③

假設D1與D2結合，這種結合不應該違背D1和/或D2的發(fā)明構思。在判斷能夠將D2公開(kāi)的技術(shù)特征應用于 D1 時(shí)，應當首先考慮二者在發(fā)明構思方面的差異是否帶來(lái)技術(shù)結合的障礙。

(6)某些發(fā)明創(chuàng )造，對于所屬領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在申請日前，可以借鑒的現有技術(shù)信息相對較少，或者對技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)手段缺乏成熟的認識(例如，僅僅揭示籠統的概念)，需要更多的探索、思考和嘗試，這種發(fā)明創(chuàng )造的因為缺乏現有技術(shù)的教導和對所做改進(jìn)成功預期而需付出創(chuàng )造性的勞動(dòng)。答復審查意見(jiàn)中，可以按照技術(shù)問(wèn)題→技術(shù)原理→技術(shù)手段重塑研發(fā)歷程，并舉證申請日前對于涉及相關(guān)技術(shù)的現有技術(shù)，從而證明在最接近的現有技術(shù)的基礎上，需要付出《專(zhuān)利法》意義上的創(chuàng )造性勞動(dòng)才能實(shí)現，并不是容易想到。

(7)從現有技術(shù)是否具有相反的技術(shù)教導的角度，論述現有技術(shù)不存在技術(shù)啟示。如果現有技術(shù)中具有相反的技術(shù)教導，則本領(lǐng)域技術(shù)人員不具備改進(jìn)現有技術(shù)的動(dòng)機。

>>> 結 語(yǔ)

以上提供了一些撰寫(xiě)創(chuàng )造性答復的思路，但需要注意的是，部分審查意見(jiàn)及答復中，對于“區別技術(shù)特征在發(fā)明中的技術(shù)效果”“合理的預期”重視程度不夠，導致“本領(lǐng)域技術(shù)人員”的能力認定、“顯而易見(jiàn)”的判斷在實(shí)踐中缺乏標準，并容易將“三步法”的三個(gè)步驟割裂開(kāi)來(lái)。筆者認為，答復審查意見(jiàn)中，重視區別技術(shù)特征的技術(shù)效果，并引入“合理的預期”，貫穿“三步法”的邏輯論證中，創(chuàng )造性的評價(jià)將更為客觀(guān)。